序言

隨著中國的強勢發(fā)展,大量的企業(yè)積極投入國際市場,參與全球化的競爭。

古有云：“兵馬不動,糧草先行”,專利作為保護產(chǎn)品技術的利器,當企業(yè)走出國門時,海外專利便是糧草,不得不預先布局。

雖說國內(nèi)企業(yè)大體都意識到專利保護的重要性,現(xiàn)實中卻極少企業(yè)擁有足夠的資源在全球進行完整的專利布局,因此在預算有限的前提下,如何進行高效益的海外專利布局便成為企業(yè)重要的課題。

產(chǎn)品銷售地思維

企業(yè)在考慮海外專利布局時,直覺會在產(chǎn)品的銷售地申請專利,但產(chǎn)品銷售地不是必然的專利申請地,應進一步評估當?shù)貪撛谇謾喾降囊?guī)模和執(zhí)法力度。如果經(jīng)過盡調(diào)后發(fā)現(xiàn)當?shù)卮蠖嗍切∫?guī)模的劣質(zhì)山寨品且執(zhí)法力度不足,則可以直接放棄在當?shù)厣暾垖＠?原因在于專利在當?shù)責o法有效地抑制侵權行為,應尋求其他途徑。

又如果潛在侵權方是大企業(yè)且執(zhí)法力度足夠強,則可以考慮在當?shù)厣暾垖＠?。總的來說,在產(chǎn)品的銷售地進行專利布局是最直觀但不必然產(chǎn)生實質(zhì)效益的決定,應視實際狀況而定。

專利的排他權特性

在進一步討論海外專利布局前,需要先了解專利的排他權特性。假設某甲首創(chuàng)將A元件與B元件結合,產(chǎn)生新的裝置,具有突出的功效,解決了技術問題,某甲自然可以獲得權利范圍為A+B的專利權。某乙借鑒某甲的專利進一步研發(fā),發(fā)現(xiàn)如果在A+B的基礎上加上C,不僅過去無人提出A+B+C,且這樣的組成對所屬技術領域的技術人員來說是具有創(chuàng)造性的,故某乙亦可獲得權利范圍為A+B+C的專利權。顯然A+B+C的權利范圍完全落在A+B的權利范圍中,且兩者都能授權專利。
 
專利制度鼓勵社會大眾公開自己研發(fā)的成果,使他人能參考已公開的技術進一步研發(fā),而再研發(fā)的成果同樣對其他人有參考價值,是以專利制度允許再研發(fā)的成果也能授權專利,使再研發(fā)的成果得以公開讓其他人參考。

如此運行下去,科技才能累積,社會因而發(fā)展。是故,專利范圍的關系有如多個大小不一的權利范圍一層層的交疊上去的(“交疊理論”),愈疊愈高,知識也就積累愈多。在上述的例子中,某乙產(chǎn)生的A+B+C的產(chǎn)品是專利產(chǎn)品,受到權利范圍為A+B+C的專利保護,但卻不能據(jù)此便主張不侵害某甲的A+B的專利。由此可知專利權是一種排除他人實施專利技術的權利,而非專利權人實施專利技術的權利。
 
既然專利權并非專利權人實施專利技術的權利,企業(yè)在產(chǎn)品銷售地布局專利就不能百分百確保有權在當?shù)劁N售專利產(chǎn)品。事實上,企業(yè)的產(chǎn)品能不能在當?shù)劁N售不在于產(chǎn)品在當?shù)厥欠袷艿綄＠Ｗo,而取決于他人在當?shù)厥欠駬碛泻w企業(yè)產(chǎn)品的專利權。企業(yè)僅在產(chǎn)品銷售地布局專利不足以有效保護產(chǎn)品。

競爭對手所在地思維

既然專利權是排除他人實施專利技術的權利,海外專利布局更應看重在競爭對手制造、使用、許諾銷售、銷售、進口產(chǎn)品的國家或地區(qū)進行布局。舉例來說,假設國內(nèi)企業(yè)主要出口到東盟銷售,但如果競爭對手的主要銷售地在歐洲,則該企業(yè)在東盟布局再多的專利對其競爭對手來說一點威脅也沒有。

相較于關注東盟,該企業(yè)更應該在歐洲布局才是。雖然歐洲并不是該企業(yè)的市場,但通過在歐洲的專利布局,可以大面積覆蓋競爭對手的產(chǎn)品,對競爭對手造成壓力。也就是說,在自家產(chǎn)品的主要市場布局專利并不算是好主意,在競爭對手的主要市場布局才能圍魏救趙,制衡競爭對手,進而間接保護自家的專利產(chǎn)品。
 
除了考慮競爭對手的主要市場外,專利還可以針對制造、使用等行為加以限制。如果競爭對手的這些行為的發(fā)生地分散在各處,基于成本考慮難以同時在這些地方布局專利,還需要進一步做取舍。一般來說,如果企業(yè)行有余力,可以再選擇于競爭對手的產(chǎn)品制造地申請專利。

其優(yōu)勢在于,一旦在制造地維權成功,通過禁令可以禁止競爭對手生產(chǎn)產(chǎn)品,這些產(chǎn)品不僅銷往當?shù)?很有可能還會出口至其他國家或地區(qū),因此在競爭對手的產(chǎn)品制造地維權可以借由一國專利阻卻多國的銷售,事半功倍。
 
如果競爭對手是跨國企業(yè),較有效益的做法是在競爭對手的銷售地和制造地布局專利。但如果銷售地和制造地分散多處,無法全面覆蓋時,則進一步評估在哪些制造及銷售地申請專利。

通常會以打擊面最大的國家或地區(qū)優(yōu)先布局,例如競爭對手的產(chǎn)品全在印度制造,再銷往世界各地,其市場分布為歐洲40%、美國30%、巴西20%、俄羅斯10%,則進行海外專利布局時應優(yōu)先考慮在印度申請專利,能觸及到競爭對手100%的產(chǎn)品,而后考慮在歐洲和美國申請專利,至于巴西和俄羅斯,在成本與效益的取舍下就可直接放棄了。

維權思維

除了競爭對手的制造地和銷售地,各國司法實務趨勢是另一個重要因素。在中國,如果法院判定侵權,大概率會下達禁令,也就是禁止侵權產(chǎn)品制造銷售；在美國,透過法院體系判定侵權可以取得高額賠償,但輕易不給予禁令；在德國,專利權人容易獲得訴前禁令(在訴訟發(fā)生前核發(fā)禁令),便于在海關或展場上直接查扣產(chǎn)品,競爭對手不易事先察覺；在英國,法院不單單解決英國境內(nèi)的專利爭議,更有機會一次性解決全球?qū)＠謾鄦栴}。

各國司法特色或多或少正面或負面地影響著專利權的行使,不可不考慮在內(nèi)。除了各國司法實務趨勢,維權成本、維權時程、專利權人勝訴率和專利無效概率等都應該納入評估,以篩選出最合適布局的國家與地區(qū)。

結語

海外專利布局是一連串的邏輯推演過程。首要的是理解專利權的意義,其次識別出競爭對手,或是假想未來競爭對手的身份及其商業(yè)活動范圍,最后透過嚴謹?shù)脑u估程序,在企業(yè)能承受的范圍內(nèi)決定布局的國家或地區(qū),如此便可實現(xiàn)高效益的海外專利布局。